IPO项目中的知识产权尽职调查研究-律师实务研究

IPO项目中的知识产权尽职调查研究

邓　恒^[1]

【摘　要】　知识产权尽职调查是指在对知识产权进行交易或投资之前，对该知识产权的法律状况、价值所进行的调查和确认的一种法律行为。知识产权主要包括专利、商标、版权、商业秘密和专有技术等内容，知识产权尽职调查适用于众多领域，包括涉及知识产权的货物贸易、OEM生产、知识产权转让交易、并购、合资、其他许可协定、风险资本融资、首次公开募股以及知识产权资产的证券化。鉴于近些年“专利门”事件的频发，不仅使上市企业的诚信度和相关机构的公信力遭人诟病，也为创业板上市企业的自主创新能力蒙上了阴影，因此本文主要研究对象立足于IPO项目中的知识产权尽职调查，主要就知识产权尽职调查的重要性、应调查的内容进行了阐述，希望能对拟上市企业或者同行有所裨益，这也是笔者撰写此文的初衷。

【关键词】　IPO；尽职调查；知识产权；企业上市

随着我国确立了科技立国，鼓励企业大力发展自主知识产权，努力建设成为创新型的国家政策后，知识产权逐渐成为企业上市中必须考虑的一个重要因素。企业科研成果的知识产权化是引领企业跨越式发展的原动力，也是企业成功实现融资、创业板上市的重要指标，更是企业可持续性发展的有力保障。拟上市企业的核心技术是自主创新企业的重要特征之一，是其保持高成长性和稳定持续收益的重要保证，而企业是否拥有自主知识产权，则是判断企业是否掌握核心技术、是否具备自主创新能力的重要标准。

在企业上市过程中一般需要对拟上市企业进行法律和财务的尽职调查，并且这两方面的尽职调查是必不可少的，也是最起码的。以往，拟上市企业都把知识产权纳入法律尽职调查范围内，调查内容也一般局限于对商标、专利、著作权的权属关系，以及相关的合同条款的审核。然而，知识产权不同于不动产及其他有形的动产，知识产权是无形资产，对知识产权进行尽职调查需要非常专业的知识和丰富的经验。另外，因为知识产权的无形性，对其价值的评估也没有十分明确的标准，有的知识产权的权属关系比较复杂，加之现代科技发展很容易使某一项技术、软件被淘汰，这也给知识产权价值的评估带来很多不确定因素和困难。

作为上市过程中重要的中介机构服务，律师的主要工作是做尽职调查（Due Diligence）和出具法律意见书。根据创业板的特征，在对律师的规范要求中，在尽职调查一般性规定、调查问题清单及信息获得流程中，在法律意见书中，都应当加入知识产权相关条文。在需要时，必须委托相关机构人员提供专业协助，提供专利检索与分析报告等，充分提示其存在的风险。^[2]所以，在为一家以知识产权为主要资产的企业提供法律尽职调查时，把知识产权从其他法律关系分离出来，作为一项独立的法律关系进行调查就显得尤为重要了。拟上市企业的核心资产中知识产权的比重越大，企业经营和发展的变数和不确定因素也越大，因此知识产权尽职调查是否全面、可信，也决定了拟上市企业是否能够最终通过证监会审核的关键。知识产权的尽职调查，除了需要依赖律师以外，有时还需要专利代理人、专业技术人员、行业协会专家的配合才能使知识产权尽职调查行为得以专业、有序、高效地进行，也可以让拟上市企业遭遇上市失败的风险和成本降到最低。

一、知识产权尽职调查的目的、范围和重点

（一）调查的目的

与其他尽职调查一样，知识产权尽职调查的目的是通过调查拟上市企业的相关知识产权信息，发现问题和潜在风险。

其调查目的是确认知识产权的以下主要事项：

（1）权属关系、法律状态；

（2）权属关系有无瑕疵及法律问题；

（3）权利内容、许可、特许经营及质押情况；

（4）诉讼、仲裁信息；

（5）在行业内的竞争力；

（6）对企业盈利的影响度；

（7）对企业发展可能带来的其他不确定因素。

（二）调查的范围

随着经济全球化和网络信息化的飞速发展，现代企业可能拥有的知识产权范围已经不只包括商标、专利、版权等传统内容了，以下列举了在企业上市知识产权尽职调查过程中可能会出现的与知识产权有关的内容，以供参考：

（1）商标；

（2）商号；

（3）企业名称；

（4）专利（发明专利、实用新型、外观设计）；

（5）著作权；

（6）半导体集成电路的布图设计权；

（7）商业秘密（技术秘密、经营信息）；

（8）原产地名称保护；

（9）企业域名，及与企业商号、商品相关的网络域名；

（10）植物新品种的新品种权；

（11）企业商品特有包装、装潢、产品名称及商誉；

（12）掌握核心技术的重要人物；

（13）作为企业出资部分的知识产权。

虽然有些项目不一定是一种知识产权对象，比如掌握核心技术的技术人员，但这也是评价一个企业整体知识产权价值不可或缺的重要因素。尤其在“企业的竞争就是人才的竞争”这样的时代背景下，掌握一项关键技术的开发人员和技术人员对企业的盈利能力和稳定性发展来说是至关重要的宝贵财富。一家企业在拟上市过程中出现掌握技术的研发人员的流动，这对企业的稳定性和成长性来说影响是很大的。

（三）调查的重点(www.chuimin.cn)

1.权利的确定

特别是对诸如专利权、商标权等权属关系的审查，其中不但包括权利证书上的登记状况、权属关系（有无共有人、担保、授予第三人许可使用权等）的确认，还需要调查权利的期限、可能发生无效或者被撤销的风险、有无第三人侵权、权利被保护的范围；拟上市企业如果还有多项准备申请的发明、商标时还需审查相关的信息。值得注意的是与第三人合作开发的专利及员工的职务行为，合同条款有没有可能在行使权利的时候出现纠纷，权力行使有没有设置限制条款。如果拟上市企业的知识产权有被许可使用他人权利的情况，则要重点查看许可合同中被许可的权力范围、使用费支付条件等条款。另外，还需要提防权利人破产或将相关权利转让给第三人时无法行使权力的情况出现。

2.知识产权诉讼

一方面，知识产权的无形财产这一特征可能会给权利人带来一些诉讼纠纷的发生。比如，当某一专利侵害了第三人的合法权利时，有可能被行政机关或法院采取保全措施或被原告要求损害赔偿。有些国家对专利、商标侵权的打击非常严厉，因此如果拟上市企业的产品有出口的话，应该特别调查所有出口国的法制环境，研究在国外侵害第三人正当权利或被要求损害赔偿的可能性。另外，对于新《专利法》第六条、第八条规定的职务发明、共同发明、委托发明等特殊情况下实施专利时的专利使用费，也必须了解相关的合同条款，以免将来需支付巨额的专利使用费。

另外一方面，拟上市企业与第三方签订的与知识产权相关的包括授权许可合同、共同开发合同、委托开发合同等合同中，有没有对拟上市企业设立什么不利的条款、上市行为对合同会产生什么影响、合同中关于权利义务继承的条款等都需要认真研究。有的合同中有对拟上市企业使用知识产权不利的约定，遇到这种情况就需要考虑是否应该事先与合同相对方进行沟通，以尽量避免这些条款对拟上市企业的不利影响。

3.知识产权价值评估

确认知识产权归属后，需要进一步对知识产权的价值进行评估审查，确定其是否影响拟上市企业的盈利能力和稳定成长性。随着知识经济的发展和知识产权证券化的成功运作，毋庸置疑，知识产权尽职调查不再只是影响拟上市企业信息披露真实、准确、完整、及时的问题，而是企业将知识产权证券化来发行证券。现在知识产权证券化案例不多，第一个知识产权证券化的案例是1998年的大卫・波威案。大卫・波威将其300首歌曲出版权和录制权发行证券，获利资金5500万美元。这一新生事物目前在我国尚未发现成功案例，^[3]但是这预示着知识产权证券化时代的到来。质言之，拟上市企业的知识产权尽职调查不仅仅是要调查其有多少知识产权数量，更重要的是要调查出其知识产权的质量，更确切的是要评估出拟上市企业所拥有的知识产权的经济价值。

一般而言，知识产权的价值包括经济价值和战略价值，前者通常取决于知识产权的类型及其范围，包括知识产权的有效期长短、受保护地域的范围以及是否受到其他协议的限制等；后者取决于其是否能很好地适应拟上市企业的稳定发展和盈利能力。

以发明、实用新型专利为例，专利的权利要求撰写得不完备，或者范围保护过于小，这些都是直接影响一个专利价值的重要指标。简言之，保护范围很小的专利是没有实质的技术价值的，甚至只是形同虚设。因此，做知识产权尽职调查时不仅要看该拟上市企业所拥有专利的数量，同时还要适当分析调查对象专利的保护范围。同时需要结合专利法对被调查对象专利的权利要求进行一定评估。一方面，确定是否有一项或者多项权利要求存在弱点，亦即是否会被他人容易回避设计，换言之，由于拟上市企业的专利权利要求撰写得不完备而使专利保护范围过于小，或者实用新型专利根本就不具备授权的条件，极为容易被无效，或者容易被他人绕开专利的保护范围；另外一方面，要通过研究已经公开的专利说明书，了解该技术方案是否容易被他人找到取代的方法，使该专利的经济价值丧失殆尽。

此外，及时确定专利有效，还需要进一步审查该专利相对于其他基础专利是否为外围专利，也即在该专利的实施时是否需要其他基础专利的许可，因为这种专利具有技术价值，是一种先进技术，理论上是具有较高的经济价值的，但是不能独自实施，需要依赖他人的专利才能实施，换言之，还需要经过他人基础专利的许可或者通过强制许可的方式才能实施，这势必影响拟上市企业的盈利能力和成长性。同时，是否存在可替代技术也是尽职调查的一个重点内容，如果一项技术能生产一个替代现有产品的新产品，可以肯定的是，那些竞争对手不会只站在一边说：“你可以不断向前发展夺走我的顾客，因为我将做别的事情（如停业）。”^[4]因此，就拟上市企业的专利技术是否存在可替代它的其他技术也是知识产权价值评估的一个必要内容。

当然，考虑本文立足的问题是拟上市企业中的知识产权尽职调查，亦即把在做拟上市企业知识产权调查工作中应当顾及的方面进行简要的阐述。因此，对知识产权资产评估方法选择及其具体操作等方面的问题，似乎也就超出了本文的研究范围，同时这些问题也需要在更深和更广的范围内来进一步地展开讨论，为此笔者也准备就知识产权价值评估再作为一个专门的问题在另文中加以阐述。

二、专利、商标及版权的尽职调查内容

鉴于知识产权的特殊性，同时不同知识产权具体类型又有其自身的特点，专利、商标、版权在权利产生、权利内容上都呈现了大相径庭之态，这势必要求在对不同知识产权类型的尽职调查中也有不同的工作方式和内容，下面就发明、实用新型与商标、版权（计算机软件）应该调查的具体内容作简单的阐述：

（一）专利

调查内容包括：发明、实用新型、外观设计的权属是否属于拟上市企业所有。不但要看相关的权利证书，还可以通过到网上或相关部门检索加以证实。特别是发明人/设计人、权利人、发明人/设计人与权利人的关系、有无共同权利人、有无发生过转让、是否被提起过无效、有无质押、是否按时缴纳年费、有无强制许可、排他性许可的设定以及担保质押等情况。

最直接有效的证据就是查询专利登记簿，并且要取得专利登记簿副本作为调查证据。授予专利权时，专利登记簿与专利证书上记载的内容是一致的，在法律上具有同等效力；专利权授予之后，专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载，由此导致专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的，以专利登记簿上记载的法律状态为准。专利登记簿副本的内容包括：专利权的授予，专利申请权，专利权的转移，专利权的无效宣告，专利权的终止，专利权的恢复，专利权的质押、保全及其解除，专利实施许可合同的备案，专利实施的强制许可以及专利权人姓名或名称、国籍、地址的变更。专利登记簿副本是一种即时法律状态的证明。

另外，对于职务发明、合作发明、委托发明等确定其法律关系的法律文书也需要加以确认，因为其可能是产生专利权属纠纷的主要原因，而且在合同约定前提下，权属与合同约定不一致造成权属变更的可能性是很大的。

（二）商标

对商标的调查与发明、实用新型有一定相似之处，前期也可能通过网站进行查询，可以初步了解该商标的权属和法律状态，也可以初步知晓该商标是否被提起异议或者争议。同样，最直接有效的方式还是向国家商标局档案部门调取该商标的书面档案材料，这样的证据能直接全面地反映所要调查的商标的权属及法律状态。档案所记载的内容与专利登记簿差不多，包括权利人、许可情况、是否续展等内容。

因为，商标的来源、质量及商誉功能可以统称为传达功能。可以说，商标对商品来源和性能具有广泛的传达功能。^[5]所以在拟上市企业知识产权尽职调查中需要针对商标的使用情况进行调查，简言之，主要还应该从商标使用的以下几个方面加以关注，即：企业的商标需要从不同的方面进行考察，比如企业的产品或者服务、企业网站、企业宣传册、广告等是否与注册商标及其核定的商品或者服务类别一致，商标法规定企业应当以核准注册的商标和核定使用的商品为限。否则，如果不是以法律规定的方式使用，根据商标法规定企业若连续三年不使用，则是属于可以被撤销的情形。除此外，诸如：拟上市企业是否存在自行改变注册商标的，自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项，自行转让注册商标等情形，因为这些也是商标法规定可能撤销其商标的情形之一。

（三）版权

在我国，版权自作品创作完成之日起产生，版权登记不是取得版权的前提条件，但是版权登记证明文件是登记事项的一种初步证明，可以作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件。而计算机软件，则可由中国版权保护中心负责登记；其他具有独创性的作品，如文字、美术、摄影、电影、音乐、建筑作品及工程设计图等，可由省版权登记部门负责登记。

因此，版权的尽职调查需要核实登记证书，同时可以向中国版权保护中心申请调取登记原始材料，此外还需要拟上市企业提供版权的原始材料，包括书面载体、底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明以及取得权利的合同等证据。因为，一方面，版权的权利取得不以登记为生效要件，登记时间只能等于或者晚于作品完成之日，因此著作权登记证书只是一种“衍生”的权利证据，不能完全等同于权利本身，而且常常会呈现出一种滞后性的权利表现；另外一方面，登记材料只是计算机程序的前后三十页加上文档，因此，很多情况下，登记材料也只是计算机软件的一部分，对于证明权属还是不完整的；再一方面，理论上一般认为，独创性是指作品由作者独立构思并完成，即一件作品的完成是该作者自己独立选择、取舍、设计而创作的结果。首先，作品的独创性问题只存在于创造性智力活动领域内，而且最终落脚点是智力创作成果，并不涉及智力创造活动过程。其次，作品的独创性既要求作品是独立创作完成的，又要求作品必须具有一定的个性或达到一定的创作高度。独立创作完成要求作者是通过自己的独立选材、构思而创作作品，而非抄袭、剽窃他人作品而完成，至于创作者是单一还是多数在所不问；要求作品具有一定的个性或达到一定的创作高度，则主要是指作品应该具有原创性的成分。^[6]同时，版权登记部门对于版权的权属和内容的真实性只是进行初步审查，因此登记证书所记载的作品是否具备版权所要求的独创性和“最低限度的创造性”在涉及纠纷时还需要权利人进一步举证加以证明。毋庸置疑，如果没有诸如书面载体、底稿、原件、合法出版物这些证明权属的直接证据，则容易发生权属纠纷而出现权属变更的情况。

三、余　论

创业板市场的推出，更是希望通过促进自主创新企业及其他成长型创业企业的发展，以加快国家自主创新战略的实施。然而，“专利门”事件的频发，不仅使上市企业的诚信度和相关机构的公信力遭人诟病，也为创业板上市企业的自主创新能力蒙上了阴影。

究其原因，一方面是当前国内不少企业自身对于知识产权的不完全重视；另外一方面，保荐机构和律师事务所等为上市公司提供服务的相关服务机构对知识产权调查不当、审核不严。这些诸多因素是造成知识产权信息披露出现问题的重要原因之一。2006年《保荐人尽职调查工作准则》第十六、二十一、二十三条等对于保荐人的知识产权尽职调查工作均有详细规定。一些保荐机构传统上并不关心知识产权问题，缺乏知识产权专业知识和调查经验，导致未能调查核实上市公司的知识产权信息，结果发生知识产权信息披露不当的情形。例如：苏州恒久公司2010年招股说明书中专利信息披露不真实，保荐机构显然没有履行足够的尽职调查义务。事实上，只要到国家知识产权局网站检索一下，就可以避免专利信息披露不真实的后果。此外，拟上市企业知识产权状况所存在的隐患，也是造成不少企业上市折戟的主要原因。据不完全统计，2010年共有405家企业向证监会申请上市，其中344家企业顺利通过发审委审核，其余61家企业被否决。毋庸讳言，“专利门”的频频出现，无不令人扼腕长叹、顿足痛惜。简言之，知识产权问题已成为上市被否决的一个主要原因，可见，知识产权能“载”企业上市，亦能“覆”企业上市，知识产权尽职调查的重要性不言而喻。

【注释】

[1]邓恒：男，律师、专利代理人，浙江五星国泰律师事务所律师，湘潭大学知识产权理论法学硕士。专业从事企业知识产权经营与战略、知识产权诉讼与非诉讼。

[2]王岩：《中国创业板及其知识产权要件》，《知识产权》2008年第6期，第56页。

[3]代月强：《创业板上市——知识产权资本运营》，对外经济贸易大学出版社2011年版，第2页。

[4]［美］理查德・瑞兹盖提斯著，金珺、傅年烽、陈劲译：《企业知识产权估价与定价》，知识产权出版社2008年版，第37页。

[5]［澳］彼得・德霍斯著，周林译：《知识财产法哲学》，商务印书馆2008年版，第213页。

[6]刘筠筠、熊英：《知识产权法热点难点问题研究》，法律出版社2008年版，第186页。