民营企业专利归属风险及解决方案

2023-08-02 理论教育版权反馈

【摘要】：明确约定专利权与专利申请权，防止被模糊处理。若因年费未缴纳而导致专利权终止，则得不偿失。一般来说，专利局发出的办理登记手续通知书中指定的期限是以发文日为起点，加上2个月时间，再加上15日。收到《专利权终止通知书》2个半月内未办理专利权恢复，则专利权彻底终止。因不可抗力的原因，两年内可办理专利权恢复。

★★★风险24：忽视对员工职务发明奖励

阐释说明：对于员工职务发明创造，单位应该给予奖励报酬。如果忽视对员工职务发明奖励，则有可能引起奖励追索纠纷。关于奖励报酬，双方如果没有约定，则按照《专利法实施细则》进行奖金奖励或提取营业利润比例予以奖励。根据《重庆市专利促进与保护条例》，被授予专利权的单位也可以与发明人、设计人约定奖励和报酬的方式和数额。

防范措施：企业应建立健全有效的职务发明奖励制度，同时注意以下几方面内容：

（1）明确规定发放方式、数额及比例；

（2）注意区分奖励及报酬内容；

（3）避免对发放职务发明奖励或报酬附加不合理条件，如离职后不再发放职务发明奖励或报酬；

（4）职务发明被授予专利，但该员工已经离职的，也要向其支付相关的奖励和报酬。

法条链接：《专利法》第16条，《专利法实施细则》第77条、第78条

相关案例：（2013）渝高法民终字第00029号　詹某与重庆某轴承公司职务发明创造发明人奖励纠纷案

案例简介：涉案专利解决的是重庆某轴承公司生产线上码圈环节的自动化问题。其经济效益不是体现为直接创造利润，而是以节省人工和节约开支的方式降低生产成本，间接增加利润。在双方均未能证明实施专利产生的实际利润的情况下，把实施该项专利节约的费用作为实施该项专利的税后所得利润或营业利润，是一种合理可行的计算方法。关于实施专利的报酬问题，《专利法实施细则》规定有每年支付和一次性支付两种可以选择和替代的履行方式，且对一次性支付的履行期限仅规定为“在专利权有效期限内，实施专利后”，没有特别限制。因此，无论被授予专利权的单位是否按年度支付报酬，发明人或设计人都可以随时请求专利权使用单位一次性支付报酬。

★★★★风险25：单位与员工发明人因专利权属产生纠纷

阐释说明：在企业经营过程中，可能会因为发明创造的专利权归属问题与员工产生纠纷，这一风险产生的主要原因是双方对员工发明创造的定性存在分歧。员工的发明创造，包括职务发明和非职务发明两种。

防范措施：为避免企业与员工就发明专利产生纠纷应注意：

（1）规范企业的技术资料管理；

（2）及时将相关发明创造申请保护，或者纳入商业秘密管理，明确专利权归属以及相关员工的保密义务；

（3）完善对退休以及离职员工的后续管理，确立相关人员的竞业禁止义务；

（4）处理因职务发明产生的纠纷时，单位看重专利的所有权，而发明人则更多愿意放弃专利权，获得经济上的补偿，因而单位一方应把握这样的机会，促成双方实现和解。

法条链接：《专利法》第6条、第7条

★★★★风险26：合作完成的发明创造专利申请权约定不明

阐释说明：合作完成的发明创造专利申请权约定不明，合作者之间可能因此产生权属纠纷，影响企业专利的申请与后续使用。根据我国《合同法》相关规定，合作完成的发明创造的专利权的申请，应当依照合作者之间的合同约定申请专利。如果没有合同或者约定，其合作完成的发明创造成果的专利申请权属于合作者各方共同享有；如果其中一方或多方转让其专利申请权的，合作的其他方享有在同等条件下的优先购买权。

合作完成的发明创造的一方或多方放弃其发明创造的专利申请权，可以由没有放弃专利申请权的其他各方行使专利申请权。但是，在没有放弃专利申请权的一方或多方经申请取得专利权后，放弃专利申请的一方或多人的发明、设计人可免费实施其专利。

防范措施：（1）发明创造（包括职务发明创造、非职务发明创造、合作完成的发明创造和接受委托所完成的发明创造）的权利归属，按下列顺序确定。①合同（或协议）优先，即如有合同则从其约定。②无合同（或协议）时，依据法律相关规定处理。对于特殊类发明创造，是优先适用双方对于权力归属的协议的，因此企业要提前约定权属协议，防止后期纠纷。明确约定专利权与专利申请权，防止被模糊处理。

（2）对于企业与高校合作，开展产学研相结合的专利研究，在签署相关专利合作协议时要注意：①对当前、后续的专利归属问题详细规定；②对双方合作方式及报酬明确约定；③注意专利瑕疵和专利抄袭的问题。

法条链接：《专利法》第8条，《合同法》第339条、第340条

★★★★风险27：未及时缴纳专利年费

阐释说明：根据《调整后的专利收费项目和标准以及有关事项公告（第75号）》（国家知识产权局公告第75号）：调整后的专利收费项目和标准，专利年费基本以三年一个阶段为准收取，并且随着保护时间延长年费增加。但对于企业来说，一旦专利进入使用盈利阶段，年费仅是一项很小的开支。若因年费未缴纳而导致专利权终止，则得不偿失。因此，企业应注意选择是每年由自己缴纳（专利局会发出延期缴费的通知）还是与专利代理机构约定，由其代缴。

防范措施：（1）关注专利年费缴纳的时间、项目；

第一次缴纳年费的时间：申请人在收到专利局发出的《办理登记手续通知书》《授予专利权通知书》后，办理登记手续时缴纳。

第一次缴纳年费的项目包括：专利登记费、授予专利权当年的年费和专利证书印花税。其中授予专利权当年的年费，应当根据专利局发出的《办理登记手续通知书》中指明的期限足额缴纳。一般来说，专利局发出的办理登记手续通知书中指定的期限是以发文日为起点，加上2个月时间，再加上15日。

以后的年费应当在前一年度期满前一个月内预缴。

（2）关注专利年费缴纳方式；

网上缴费：http：//www/cponline.gov.cn。

邮局汇款：收款人姓名：国家知识产权局专利局收费处；商户客户号：110000860。

银行汇款：开户银行：中信银行北京知春路支行。户名：国家知识产权局专利局，账号：7111710182600166032。

（3）未按时缴纳年费可采取以下补救措施；

•过期1个月内可补缴年费，不需缴滞纳金。

•过期超过1个月到6个月内按《缴费通知书》缴纳。

•过期超过6个月收到《专利权终止通知书》但可办理恢复。