未注册商标易遭抢注，法律风险防范

2023-08-02 理论教育版权反馈

【摘要】：未注册商标容易遭到其他企业抢注。企业使用的未注册商标若与他人在先注册的商标相同或近似，则有可能构成侵权。但是若企业商标未注册，由于未获得商标权，则不能享有此项无形资产。其仍在金属片和金属板、金属建筑壁板等商品上申请注册与兴铁公司“兴铁库板”商标完全一致的诉争商标，其目的难谓正当。

★★★★风险1：商标未注册

阐释说明：商标未注册一般会引发以下四类风险。

（1）未注册的商标，其商标专用权不受法律保护。但未注册商标符合美术作品保护条件的，可以获得我国《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）的保护。

（2）未注册商标容易遭到其他企业抢注。我国《商标法》坚持商标申请在先原则，即两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，商标局初步审定并公告申请在先的商标。如果企业商标未注册，一旦商标被他人抢注，企业就可能无法再继续使用该商标，浪费了为之付出的宣传成本。

（3）未注册商标容易侵犯他人商标专用权。企业使用的未注册商标若与他人在先注册的商标相同或近似，则有可能构成侵权。而侵权行为一旦被认定，企业还可能面临高昂的经济赔偿。

（4）未注册商标不能形成企业无形资产。商标权可以作为企业自身一项无形资产。但是若企业商标未注册，由于未获得商标权，则不能享有此项无形资产。

防范措施：为防止商标未注册带来的风险，可以采取以下措施：

（1）企业对正在使用但尚未注册的商标，应当尽快完成商标注册，以保障自己的合法权益，使自己免除相关风险；

（2）在申请注册商标之前要寻求专业代理机构做好商标的近似查询，以降低商标被驳回风险，从而缩短商标注册时间。

法条链接：《商标法》第3条、第31条、第57条、第60条

相关案例：（2018）最高法行申656号　滨海县某建材经营部、南京市鼓楼区某建材商行商标行政管理（商标）再审案

案情简介：兴铁公司主张，诉争商标系抢注其在先使用但未注册商标“兴铁库板”。在案证据能够证明，在诉争商标申请日之前，兴铁公司已经在金属片和金属板、金属建筑壁板等商品上将“兴铁库板”作为商标进行使用，并达到了一定的销售地域范围，在建筑材料行业已经具有一定的知名度和影响力。南京鼎铁公司的股东王素云，对建筑材料行业应具有一定的认知水平并对“兴铁库板”在该行业的知名度和影响力有所了解。其仍在金属片和金属板、金属建筑壁板等商品上申请注册与兴铁公司“兴铁库板”商标完全一致的诉争商标，其目的难谓正当。因此，二审法院认定诉争商标的申请注册已构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形并无不当。

★★风险2：周边商标未注册

阐释说明：部分企业在注册商标时，为节省成本，往往只注册一个商标，而没有注册商标周边与之近似，但严格意义上还达不到混淆标准的商标。这就造成一种风险：一旦周边商标被产品质量较差的企业注册，本企业的形象与信誉会因此受到损害。而要挽回良好的市场形象和声誉，往往要付出更为巨大的经济、人力成本。

防范措施：为避免因周边商标未注册带来的风险，可以采取以下措施：

（1）企业要适当构筑防御性商标，可在与该商标类似或非类似商品类别上分别进行防御注册，以免受职业商标炒家的侵害；

（2）企业可以将易与自身商标相混淆的商标分别进行注册；

（3）企业可以在自己经营的主要产品类别上选择组合商标、显著性强的商标、注册联合商标等。

法条链接：《商标法》第4条、第22条

★★★风险3：商标被抢注

阐释说明：商标被抢注后，商标使用权归注册人所有，企业有可能无法再使用该商标。这会极大地影响企业现有产品的品牌价值和品牌影响力。而要想再将该商标注册回来，可能又会面临旷日持久的知识产权诉讼。所以企业往往无奈选择承担风险，花费巨资回购该商标或者改变自身原有的商号、商标。

防范措施：为避免商标被抢注的风险，企业可以采取以下措施：

（1）要树立品牌意识，在商标使用之前就做好商标注册，同时也要注意及时续展已注册的商标；

（2）为防止企业扩大经营范围后才发现商标在其他商品类别上已被抢注，企业可以提前做好商标的全类注册；

（3）为防止商标的国际侵权问题，在企业“走出去”的过程中要准确掌握国外的商标制度，先行对商标进行国际注册；

（4）当企业商标已被抢注时，要善于利用《商标法》规定的“提出商标异议”“请求宣告商标无效”的条款，争取自己的合法权益。

法条链接：《商标法》第31条、第32条、第33条

★★★风险4：未规避商标禁用条款

阐释说明：在当前市场上，企业为吸引消费者眼球，博热度，往往会在自身产品商标的独创性上做文章。有的申请人通过对商标标识的低俗暗示打擦边球，制造噱头，很容易因商标有害于社会主义道德风尚，被不予审定并禁止使用。

防范措施：企业在确定自身商标是否会有害于社会主义道德风尚时，要综合文化、经济、价值观等多层面影响加以考量，在维护市场公平竞争的同时兼顾良好社会风气的维护和文化的规范与传承；要做好商标独创性和“合道德风尚性”的平衡，坚持以先进文化为导向设计企业商标标识，做好商标策划。

法条链接：《商标法》第10条

相关案例：（2018）最高法行再188号　某某餐饮管理有限公司因商标申请驳回复审行政纠纷案

案情简介：某某餐饮管理有限公司主张保护的涉案服务名称标识为“叫个鸭子”。最高人民法院经审理认为：“鸭子”的通常含义是一种家禽，但在非主流文化语境下，亦有“男性性工作者”的含义，易使人产生其他含义的联想。虽然申请商标中配有卡通鸭子的图形，但文字部分仍系商标的主要识别内容。该商标格调不高，与我国公序良俗不相吻合，构成《商标法》第十条第一款第八项所规定的有害于社会主义道德风尚的标识。故支持国家商标评审委员会提出的再审请求。该餐饮管理有限公司商标申请被驳回。

★★★风险5：注册商标侵犯他人在先权利

阐释说明：若企业对他人拟申请注册的已在公示阶段的相同、类似、近似商标不够关注，待该商标使用后侵犯他人在先权利，由此引起纠纷。侵犯他人在先权利，可能会遭遇以下风险：

（1）因涉嫌不正当竞争，被在先权利人向监察部门举报而受到处罚；

（2）被在先权利人申请宣告注册商标无效；

（3）在先权利人直接向法院起诉注册商标侵权，要求法院判决企业承担停止使用、赔偿损失等民事责任。

防范措施：为了避免注册商标侵犯他人权利，可以采取以下措施：

（1）切勿直接从网络上下载已有图案作为商标，不可轻易模仿抄袭已有商标，企业可自己或找专业机构代为设计，使自身商标具有一定的独创性；

（2）对于自己原创的商标图形要及时备案登记；

（3）商标申请前做好商标检索准备，若企业自身无此条件，可委托专业机构。

法条链接：《商标法》第9条、第32条

★★★风险6：注册商标无正当理由连续三年不使用

阐释说明：注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人都可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院市场监管总局批准，可以延长三个月。

防范措施：为了避免注册商标被撤销，可以采取以下措施。

（1）企业在注册商标之后，要及时使用该商标，防止商标被撤销。

（2）注意留存商标使用的证据，如发票、合同、广告宣传、产品包装、产品检测报告、商标印制的证明材料等。

（3）注意把握以下商标不使用的正当理由，并留存相关证据：

①不可抗力；

②政府政策性限制；

③破产清算；

④其他不可归责于商标注册人的正当事由。

法条链接：《商标法》第49条

相关案例：（2011）知行字第28号　韦某某与某某医药保健有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审决定行政纠纷再审案

案情简介：关于复审商标是否在三年期间内进行了商业使用的问题，最高人民法院认为：商标三年不使用撤销制度的确有鼓励商标使用、防止浪费商标资源的立法目的，因此为实现该制度的价值，在确有实际使用或实际使用意图的情况下，可以酌情从宽掌握使用标准，尤其是可从证据及证据标准、情事变更等方面进行适当从宽把握。

★★★风险7：注册商标变更注册人名义、地址未提出申请

阐释说明：商标注册人在使用注册商标的过程中，如果自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方市场监管局责令限期改正；期满不改正的，注册商标有被商标局撤销的风险。

企业变更商标注册人名义或者地址，若未一并变更其全部注册商标的，由商标局通知其限期改正；期满未改正的，将被视为放弃变更申请，由商标局书面通知申请人。

防范措施：商标注册人如果变更注册人名义、地址需要注意以下几方面：

（1）商标注册人在使用注册商标的过程中，不可自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项，以防商标被撤销；

（2）注册商标需要变更注册人名义、地址或者其他注册事项的，企业要注意向商标局提交变更申请书；

（3）变更商标注册人名义的，除提交变更申请书之外，企业还应注意提交有关登记机关出具的变更证明文件；

（4）变更商标注册人名义或者地址的，商标注册人要将其全部注册商标一并变更。

法条链接：《商标法》第24条、第41条、第49条，《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称《商标法实施条例》）第30条

★★★风险8：注册商标有效期满未续展

阐释说明：自核准注册之日起计算，注册商标的有效期为十年。注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续。在此期间未能办理的，企业仍尚有六个月的宽展期。若期满未办理续展手续的，商标局注销其注册商标。商标局应当对续展注册的商标予以公告。

防范措施：为了防止注册商标有效期满未续展的风险，可以从以下几方面防范：

（1）企业要关注商标局对续展注册商标的公告，及时查询商标到期日、下次续展时间和商标保护有效期。

（2）企业要及时办理商标续展。

（3）企业错过续展时效的补救措施：①企业可以在商标局注销其商标一年时重新申请注册；②若企业在重新申请时，其原商标已被他人抢注，可以在初审公告期内向商标局提出异议申请；③若原商标已被他人注册成功，企业可以通过协商购买、许可使用等方式补救；④企业还可以“在先使用”“在先权利”为由，请求商标评审委员会宣告其他企业抢注该商标无效。

法条链接：《商标法》第39条、第40条，《商标法实施条例》第33条

★★★风险9：申请注册的商标不符合注册条件

阐释说明：（1）商标是用于识别商品或者服务来源的标志，应当具备帮助消费者区分其所代表的生产、经营者的商品或者服务与其他生产、经营者的商品或者服务。若申请注册的商标不具有显著特征的标志，则不得作为商标申请注册。商标显著特征的取得有两种途径：一是通过对商标构成要素的设计，使商标具有区别性；二是经过商标使用，得到公众广泛认可，从而取得显著特征。

（2）为避免发生商标侵权的行为、防止不同权利间的冲突，《商标法》专门作出规定，申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。^[1]

防范措施：企业在申请注册商标时，要对照《商标法》规定的商标“禁注条款”展开自查，或者由相关专业代理机构代为申请，以防止企业申请注册商标失败。

法条链接：《商标法》第9条、第11条、第12条

未注册商标易遭抢注，法律风险防范

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